La preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et le risque de confusion justifient la recevabilité de l’opposition à l’enregistrement d’une marque. C’est en substance la position de la sixième chambre du Tribunal de l’Union Européenne dans son arrêt du 10 novembre 2021.

Une forte similitude verbale

L’AC Milan, le célèbre club de football italien, a effectué une demande d’enregistrement international de son écusson comme marque. Cependant une marque verbale « Milan » a déjà été enregistrée en 1988 par la société allemande InterES Handels- und Dienstleistungs. Cette dernière a fait opposition à l’enregistrement de l’écusson de l’AC Milan comme marque en raison de la similitude entre les deux produits qui pourrait générer un risque de confusion dans l’esprit du public allemand.
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a fait droit à l’opposition de la société allemande par une décision du 14 février 2020 et le club italien a fait recours de la décision devant le Tribunal de l’Union Européenne.

Par son arrêt du 10 novembre 2021, le Tribunal a rejeté le recours. Le tribunal a avancé deux raisons pour fonder sa décision.
Premièrement, la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure allemande a été démontrée, notamment par le fait que la société allemande avait déployé des efforts considérables pour conquérir une bonne position commerciale sur le marché et qu’elle a fait usage de la marque sur les factures et les barèmes de prix.

« Milan » ne présente pas un caractère distinctif

Deuxièmement, le risque de confusion entre la marque verbale Milan et l’écusson de l’AC Milan a été prouvé. Les deux marques visant des produits de papeterie, l’attention du public allemand sera plus attirée par l’élément verbal « MILAN ». Le mot Milan, pouvant aussi bien faire référence à la ville italienne ou à une espèce de rapace ou encore à un prénom masculin, ne présente qu’un caractère faiblement distinctif.

En conclusion, l’appréciation globale du risque de confusion des deux signes a révélé qu’il existait des similitudes visuelle et conceptuelle moyenne et une similitude phonétique élevée. La combinaison des trois plans de comparaison démontre l’existence d’un risque de confusion.

  • La décision du TUE est consultable sous ce lien